从专利必要技术特征谈专利侵权纠纷

——北京市王码电脑总公司诉中国东南技术贸易总公司侵犯专利权纠纷案

 

【裁判要旨】  

关键词:民事、专利权保护范围、必要技术特征、区别技术特征、全面覆盖原则

相关法条:《专利法实施细则》第二十条《专利法实施细则》第二十一条     

【案情介绍】

原告王码公司与其他专利权人共同拥有一项专利号为85100837.2,专利名称为“优化五笔字型”的发明专利。

1993年原告以被告中国东南技术贸易总公司侵犯其上述专利权为由,向北京市中级人民法院提起民事诉讼,请求判令被告立即停止一切对“优化五笔字型”专利的侵权行为;消除对“优化五笔字型”专利技术形象所造成的不良影响;向原告公开赔礼道歉;赔偿原告经济损失40万元。

该专利从申请时的权利要求为24项到最终授权时的权利要求为7项,中间历经3次修改权利要求书文本,主要是将从属权利要求的大部分技术特征写入独立权利要求中。授权版本的独立权利要求包括前序部分的公知技术和特征部分“采用经优化(优选)的220个字根构成对简、繁汉字和词语依形编码的编码体系,将其字根分布在5个区共25个键位上,以此构成的对汉字进行快速输入的优化五笔字型计算机汉字输入键盘”。      

经审查查明原告获得中国专利权的五笔字型技术是第三版,被告东南公司开发的东南五笔汉卡是五笔字型的第四版本,第四版技术确实有一部分技术是第三版所不具有的,比如第四版共199个字根,比原告专利220个字根减少了21个字根,通过减少字根使得第四版更加规律性和易学,提高键入速度。

北京市中级人民法院认为被告的第四版的进步是在原告专利基础上进行改进取得的,并且认为第四版技术并没有突破第三版的编码体系及其字根子键盘分布的方法。第四版技术包含了第三版专利技术的必要技术特征,所以第四版的主要技术特征仍然落入原告专利的保护范围。判决被告东南公司支付原告王玛公司24万元作为技术使用费;被告东南公司今后继续使用五笔字型第四版,应当与原告王玛公司协商并支付合理的费用;驳回原告王玛公司其他诉讼请求。东南公司不服该判决向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院判决撤销北京市中级人民法院(1993)中经初字第180号民事判决并驳回原告王玛公司的诉讼请求。  

 

【法律点评】

本案争议焦点为第四版技术是否落入原告专利权的保护范围,在判断专利权的保护范围之前,需要先弄清楚专利的必要技术特征和区别技术特征的概念。

《专利法实施细则》第二十条规定“权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。”在本案中,原告专利的独立权利要求中记载的内容均为必要技术特征,是实现技术效果必不可少的技术特征。

《专利法实施细则》第二十一条规定“发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,前序部分要写明与最接近的现有技术共有的必要技术特征,特征部分要写明区别于最接近的现有技术的特征,前序部分和特征部分合在一起,限定专利权的保护范围。”在本案中,原告专利的独立权利要求中前序部分虽然也是必要技术特征,但均属于公知技术,只有特征部分才是原告专利的创新点,即区别技术特征。

由于发明专利权的独立权利要求的保护范围最大,专利权人一般以其独立权利要求的范围确定专利权的保护范围,以独立权利要求确定专利权时,要注意区分前序部分和特征部分,在撰写时有些独立权利要求可能会将前序部分也写入特征后形成表面全部都是特征部分,但还是需要专利律师在帮助被告维权时加以区别,否则会将现有技术也归为某一专利的区别技术特征,无形中扩大了专利的创新点,进而会影响判断专利是否具备创造性。此外还需要注意无论是前序部分还是特征部分,均是必要技术特征,它们的全部技术特征才是确定专利权保护范围的依据,而判断是否落入原告专利权的保护范围遵循的是全面覆盖原则,即全部技术特征覆盖原则,指如果被控侵权产品包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征,则落入专利权的保护范围。

本案中,第四版是在第三版技术申请专利后改进获得,虽然很多必要技术特征均相同,但是这些基本相同的技术特征均属于公知技术,并记载在原告专利的前序部分,说明原告也承认其为公知技术。而第四版和原告专利特征部分相比,两者的不同点显而易见,比如原告专利220个字根,而第四版共199个字根,第四版比第三版足足减少了21个字根,而原告在专利审查答复中也表明220个字根及其排列是缺一不可的有机整体,增加、减少或者打乱这些字根,都会使本发明成为任何人都无法实施的技术。如此可以认为被告不仅仅是简单的减少字根数量,在减少字根数量的同时,要如何实现最终技术效果,还需要配套的技术改进,因为如果单纯的减少或者增加字根都会导致原告专利无法实施。此外,第四版在5个区位字根所对应的键位发明了变化,在标准的英文键盘上作比较,第四版与原告专利技术的编码也发生了不同。从原告专利的特征部分可知,字根数量、编码体系和键位均是原告专利的区别技术特征,与前序部分共同形成了原告专利的保护范围,而第四版恰恰在字根数量、键位和编码体系上相较于原告专利都发生了很大的改变,而这些改变使得第四版的最高输入速度比原告专利的最高输入速度提高近一倍,这是非常明显的技术效果,并不属于等同手段替换。

一审法院错在:第一未确定原告专利的保护范围,并且忽略了专利侵权的全面覆盖原则;第二简单认为第四版的199个字根是在第三版的220个中选取的,而忽视了第四版其他技术的改进;第三将第四版和原告专利判断成依存关系或者从属关系,而原告专利也非开创性发明,并不属于基本专利,第四版是完全可以独立使用的,两者没有从属关系;第四在未明确被告是否侵权的情况下,擅自作出支付24万使用费的判决是明显的适用法律错误。二审法院的判决基本可以判定被告第四版技术并未落入原告专利的保护范围,并不侵犯原告专利权,其纠正是正确的。

 

作者:南京知识律师事务所  孙佳丽

 


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