科技创新企业可能遭遇的七大知识产权风险(二) ——职务发明人奖励报酬约定不明


案例:李某、周某诉苏州恒听电子有限公司职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷案(【2016】苏05民初248号、【2017】苏民终271号)

【基本案情】

李某和周某均为苏州恒听电子有限公司的研发人员,长期负责相关领域的研发活动,在恒听公司工作期间两人共完成100多项专利申请,其中大部分专利申请已经获得授权。20131月,苏州国家高新技术产业开发区管理委员会发布苏高新委[2013]2号文件,授予李某等人“苏州高新区科技创新创业领军人才”称号,所从事的领域为超微高灵敏电声/声电转换器。20163月,李某、周某向法院起诉,要求恒听公司支付涉及84项职务发明专利的发明人奖励。诉讼中,由于有3项专利已因重复授权而放弃专利权,故李某、周某变更诉讼请求,主张81项职务发明专利的发明人奖励。恒听公司确认上述专利均处于有效状态。双方当事人均无关于奖励数额的约定,恒听公司规章制度中亦无关于发明人、设计人奖励的规定,恒听公司也未能提交其曾向李某和周某支付发明人奖励的证据。

法院经审理认定,恒听公司未与李某、周某约定,也未在其规章制度中规定职务发明人奖励和报酬的数额和计算方式,按照涉案专利的性质、数量、两人在涉案专利研发中付出的劳动情况,法院酌定恒听公司应支付李某和周某作为共同发明人的专利奖励55000元,应支付周某作为单独发明人的专利奖励45000元。

 

【风险防范点评析】

企业创新离不开创新人才。建立并常态化实施职务发明奖励报酬制度,应当是科技创新企业的必要管理模块。良好的职务发明奖励报酬制度,会让企业更好地吸引和激励优秀技术员工,让企业拥有持续创新力。但部分企业管理者也会做出“捡芝麻丢西瓜”的事来,让职务发明奖励报酬问题成为一个风险隐患。

部分管理者错误地以为,即使被诉请支付职务发明人奖励报酬,对于企业也不会造成太大影响。是这样吗?

专利法第十六条规定:被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。

根据专利法实施细则第七十七条、七十八条的规定,在企业无职务发明奖励报酬制度的状况下,职务发明创造专利的奖励支付标准为:发明专利每件≥3000元,实用新型或外观设计专利每件≥1000元;职务发明创造专利的报酬支付标准为:≥实施发明或实用新型专利的营业利润的2%,或≥实施外观设计专利的营业利润的0.2%;或≥收取他人专利许可使用费的10%

如本案所述情形,职务发明人可以依照法律规定要求企业支付相应的奖励和报酬。本案中,发明人仅诉请了奖励部分,尚未涉及报酬部分,因此,80余件职务发明专利仅被判决支付发明人10万元奖励,确实不会对企业造成太大影响。然而,如果发明人针对涉及企业核心产品的授权专利要求支付专利实施报酬,将不少于10%营业利润从企业损益上扒下来,相当于增加了10个税点,这种影响还不大吗?如果公司已经上市,这应当属于应披露重大事项;如果企业准备上市,这属于重大风险预期事项。

此外,部分企业在专利申请过程中,随意列示发明人,例如在企业的任何专利申请的发明人名单上均挂上企业主要管理者或技术主管的姓名,而并不考虑其是否实质参与该专利所涉及的职务发明创造活动。更有甚者,仅由企业的专利申请事务经办人员自行随意填报发明人名单。这可能造成两个隐患:

1、在企业就此专利申请进行国外专利申请时,将埋下申请著录项目缺乏真实性的隐患,并可能成为国外专利在授权后被宣告无效的理由,丧失国外专利权保护效力。

2、职务发明人离职时,就其曾经署名的职务发明创造授权专利要求奖励和实施报酬,引发职务发明奖励报酬诉讼纠纷。

企业管理者应该怎么做?两件事:

1、建立不低于法定标准的职务发明奖励报酬制度,避免职务发明奖励报酬约定不明,并依此建立长效的创新激励机制。

2在专利申请过程中,针对相关专利申请的著录项目,包括发明人名单,按照相关的申请审查程序进行认真核查确定。

企业可以结合知识产权管理规范化体系建设和实施,细化职务发明奖励报酬制度,让制度更具有操作性和激励性。

作者简介:

陈静律师:南京知识(江北新区)律师事务所负责人,律师,专利代理人,专业从事知识产权法律服务十余年,现任南京市律协知识产权业务委员会主任。2008-2010年度“南京市优秀律师”,2013-2015年度“南京市十佳律师”。

 

 


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